Fui registrar a minha marca e já haviam registrado o nome que eu queria, e agora?

Se você foi registrar sua marca mas notou que já havia uma outra com nome igual ou bem parecido registrada no mesmo segmento que você atua, algumas estratégias podem ser consideradas.

Apesar da estratégia mais fácil e efetiva a curto prazo seja a modificação da marca, ainda que parcial, para que esta se torne “menos” parecida com a marca já registrada, esta muitas vezes é a estratégia menos desejada pelo empreendedor, principalmente se este já está atuando com a marca e terá gastos para alterá-la em todos os “lugares” que ela está estampada. Isso inclui site, cartão de visita, fachada, uniformes, nome de domínio, redes sociais, dentre outros. Fora que a percepção do consumidor não é das mais positivas quando um produto ou estabelecimento muda de nome, não é mesmo? Nesses casos, existem ao menos duas possibilidades que podem ser analisadas e aplicadas ao caso.

1 – NOME SEM EXCLUSIVIDADE – Vale a pena verificar se a(s) expressão(ões) da marca já registrada não possui(em) sua exclusividade mitigada. Até 2016 era comum ver marcas que nos dados de seu registro aparecia descrevendo exatamente se quais elementos da marca eram protegidos e quais não. Hoje em dia, porém, essa descrição deixou de existir, e a definição dos limites da exclusividade de uma marca é mais subjetiva e vai demandar ainda mais de uma análise de um especialista experiente para definir se as chances são grandes ou baixas de êxito. Essa estratégia, porém, irá te conferir um registro para a proteção da marca principalmente em seu aspecto defensivo, mas não ofensivo, ou seja, você não poderá ser impedido de utilizar a marca, mas também não poderá impedir aquele terceiro que registrou antes de você de usar também.

2 – CADUCIDADE - Após os 5 primeiros anos de vigência de qualquer marca, esta pode ser alvo de um processo de caducidade. Neste processo, o titular da marca registrada é intimado a comprovar que está utilizando a marca naquele segmento e com aquela logo (se for o caso). Se o titular não se manifestar dentro do prazo, ou não comprovar a utilização no período dos últimos 5 anos, o registro será extinto e você terá caminho livre para registrar sua marca.

3 - NULIDADE - Após 180 dias contados da concessão de uma marca, esta ainda está sujeita a sofrer um procedimento administrativo de nulidade, e se sua marca possuia mais de 6 meses de uso comprovado anteriores à data de depósito da marca registrada que você visa anular, pode ser que consiga anular a marca em questão e “atravessar” a sua. Porém, tenha em mente que você não irá conseguir a anulação se o titular da marca requerida também comprovar a atuação com a marca há mais de 6 meses do depósito.

É muito comum ainda que escritórios especializados em registro de marcas acabem registrando a marca do cliente em classes correlatas, distintas da principal, para “entregar” ao menos um registro ao cliente. Apesar dessa estratégia conferir alguma proteção, caso o cliente não tenha registro na classe que representa seu principal ramo de atuação, este ainda permanecerá vulnerável, podendo sofrer uma ação judicial que o obrigará a deixar de atuar com aquele nome, naquele segmento em específico

Entre em contato com a gente e saiba qual estratégia é a mais apropriada para o seu caso! Será um prazer te ajudar.