Os 3 erros mais comuns cometidos por quem tenta registrar marca sem auxílio de um profissional especialista.

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Em outra postagem neste blog já falamos da possibilidade de se realizar o pedido de registro de marca sem procurador. Agora, iremos mencionar alguns dos principais erros cometidos pelo empreendedor que arrisca tentar registrar sozinho (ou por profissionais não capacitados e inexperientes).

1º Erro - Colidência com marca anteriormente protocolada - Art. 124 XIX da LPI

Uma das situações mais importantes e que mais demandam da expertise do profissional é o momento de analisar a viabilidade de um registro de marca. Esta é uma etapa repleta de minúcias e uma boa pesquisa leva entre 30 min. e 1h para ser realizada. Não foram poucas as vezes que um lead me perguntou quanto eu cobrava para realizar o registro, e eu respondi que primeiro precisava realizar a pesquisa de viabilidade (ou disponibilidade). O lead então prontamente afirmou que já fez a pesquisa e que a marca estaria viável. Eu disse, “ah é? Vamos dar uma olhadinha só por via das dúvidas então”. Afirmo com certeza que na grande maioria das vezes que esse tipo de situação acontece, a marca NÃO está viável.

Isso ocorre porque a maioria esmagadora dos empreendedores acreditam que se a marca tiver sutis variações, estas já seriam marcas distintas e que o registro estaria viável. É aí que estes se enganam amargamente. O inc. XIX do art. 124 da Lei dispõe que:

Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Nota-se que o dispositivo da Lei em momento algum menciona que as marcas precisam ser idênticas, muito pelo contrário, menciona que a reprodução ou imitação pode ser no todo ou em parte, podendo ainda haver acréscimos. Fato é que o legislador dispõe que qualquer marca suscetível de causar confusão com outra anterior previamente registrada não deve ser “registrável”, e esta análise sobre “ser ou não suscetível de causar confusão” é impossível de ser realizada por uma pessoa leiga que não teve uma farta experiência com o padrão de exame do INPI.

Ademais, o titular precisa estudar sobre o princípio da especialidade marcaria, e entender que as 45 classes da Convenção de Nice são meros “guias” para a separação dos segmentos mercadológicos, porém, não são rígidas, de modo que pode haver marcas com exatamente o mesmo nome na mesma classe, e ser impossível nomes idênticos em certas classes distintas, desde que as especificações dos serviços sejam próximos. Esse “ajuste fino” da pesquisa de viabilidade não é possível de se obter da noite para o dia. É uma combinação de muito estudo e prática do profissional.

2º Erro - Marca comum ou genérica - Art 124 VI

Infelizmente muitos empreendedores ainda não possuem muita noção sobre como criar uma marca forte do ponto de vista jurídico. Na prática o que acontece com muita frequência é o empresário pensar em um nome genérico e comum para a aquele mercado, de modo que seu cliente e consumidor irá diretamente associar o nome de sua marca ao seu produto ou serviço. Essa estratégia pode até ser interessante do ponto de vista do marketing, mas é uma receita para o fracasso do viés da proteção jurídica. Marcas como “Casa de Carnes” para designar serviços de açougue, “Estudo Fácil” para designar serviços de ensino, “Vestuário” para assinalar roupas ou comércio de roupas, “Fitness” para assinalar serviços de academias. Essas expressões se representarem o núcleo da marca e não forem acompanhadas de outro termo que realmente diferencie dos concorrentes, torna a marca simplesmente impossível de ser concedida.

Certa vez um cliente me ligou querendo registrar a marca “Saladas & Grelhados” para o segmento de restaurantes. A possibilidade de concessão desse registro é extremamente baixa, afinal, as duas expressões que compõem a “marca” do cliente não passam de “pratos” que este irá comercializar no seu estabelecimento. Deste modo, pensar em expressões que fogem um pouco do sendo comum, e realmente tenham a função de distinguir a sua marca das marcas dos seus concorrentes é tarefa a ser realizada pelo empreendedor que pretende proteger sua marca. Ademais, ainda que você consiga o registro no INPI, é muito comum que no âmbito judicial os juízes mitiguem a exclusividade de quem tem um registro de marca com elementos comuns. Então não adianta “cantar de galo” por ter eventualmente conseguido um registro que poderia ser taxado como marca genérica.

3º Erro - Sinal de propaganda – Art. 124 VII

Pode-se dizer que o terceiro motivo mais comum de indeferimento de marcas solicitadas pelo próprio titular ou por profissionais sem experiência é a presença de sinal de propaganda na marca. Várias marcas no mercado são acompanhadas de sinais de propaganda, slogans, como o “Amo muito tudo isso” do Mc Donald’s. No Brasil não é possível registrar como marca esses slogans, chamados aqui de “sinais de propaganda”. Imagine que a marca Supermercados JC tivesse o seguinte slogan: “O mais barato do Brasil”. Caso fosse intentado o registro de todo esse conjunto, ou seja: “Supermercados JC – O mais barato do Brasil”, este processo certamente seria indeferido com base no art. 124 inc. VII, por conter sinal de propaganda na marca.

Este erro é o mais “bobo” dos três mencionados, uma vez que o problema não se deu quando da criação da marca, mas sim porque o responsável pelo protocolo não se atentou a remover o sinal de propaganda do conjunto marcário.

Bônus – 4º Erro – Não pagar a taxa federal dentro do prazo

Cabe mencionar ainda um quarto erro constantemente cometido pelos “marinheiros de primeira viagem” que não acontece exatamente no início do processo, mas no final dele. Ocorre que é extremamente comum que o empresário após protocolar o pedido de registro, não retorna para conferir os andamentos do processo, muitas vezes acreditando que basta o protocolo para que a marca esteja registrada. Ledo engado. O que acontece então é que, após 8 a 12 meses após o pedido, o examinador do INPI se posiciona sobre o registro, e pode deferir a marca. Uma vez deferida, o titular possui 60 dias (prazo ordinário) e mais 30 dias extras (prazo extraordinário) para realizar o pagamento da taxa federal referente ao decênio da marca. Só assim o registro estará efetivamente concluído.

Sem o pagamento em tempo desta taxa, o processo é necessariamente arquivado e o titular perderá todo o tempo e dinheiro gasto no processo. Caso ainda haja interesse no registro da marca um novo pedido terá que ser iniciado do zero, e o empreendedor precisará torcer para que neste tempo, outro titular não tenha protocolado marca parecida com a sua no mesmo ramo, o que poderia ser um impeditivo ao deferimento de sua marca por contraria o mencionado no 1º Erro.

Entre em contato com a gente e não corra risco de cometer erros no registro de sua marca.